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Dr. Hermann-Josef Omsels - hjo@hertin.de

Eine Darstellung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und wettbewerbsrechtlicher Nebengesetze

 


 

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Rechtsfolgen

 

Bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung stehen die Fragen im Mittelpunkt,

  • ob der betroffene Hersteller und/oder Abnehmer vom Verwarner verlangen kann, dass dieser gegenüber Dritten keine weiteren unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen mehr ausspricht (Unterlassungsanspruch) und

  • ob der betroffene Hersteller und/oder Abnehmer vom Verwarner Schadenersatz verlangen kann.

1. Unterlassungsanspruch

1a. gegen weitere Abmahnungen

1b. gegen die Einleitung gerichtlicher Maßnahmen

2. Schadenersatz

2a. Wegen der Einleitung gerichtlicher Schritte

2b. Bei späterem Wegfall des Schutzrechts

2c. Verschulden

i. Geprüfte Schutzrechte

ii. Ungeprüfte Schutzrechte

3. Darlegungs- und Beweislast

Unterlassungsanspruch

 

Wenn die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung rechtswidrig das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb verletzt oder einen Mitbeweerber gem. § 4 Nr. 10 UWG gezielt behindert, stellt sich die Frage, ob der von der Verwarnung Betroffene berechtigt ist, dem Verwarner im Rahmen eines Unterlassungsanspruchs zu verbieten, sein vermeintliches Schutzrecht gerichtlich durch die Einleitung eines einstweiligen Verfügungsverfahrens oder die Erhebung einer Klage oder außergerichtlich durch weitere Abmahnungen (der Abnehmer des Verwarnten) zu verfolgen.

In dieser Hinsicht unterscheidet die Rechtsprechung zwischen der Einleitung prozessualer Maßnahmen und der außergerichtlichen Abmahnung. Die Einleitung prozessualer Maßnahmen kann nicht verboten werden, weil niemand daran gehindert werden darf, sein Recht vor Gericht zu verfolgen, auch wenn es nur ein vermeintliches Recht ist. Weitere Abmahnungen können hingegen untersagt werden, da für die Abmahnung das Prozessprivileg nicht gilt. Voraussetzung ist allerdings, dass die weiteren Abmahnungen ebenfalls das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebeztrieb verletzen oder eine gezielte Behinderung des Mitbewerbers darstellen.

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Abmahnung

 

BGH, GSZ, Beschl. v. 15.7.2005, GSZ 1/04, B.III.2.c - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung

Die Abmahnung ist weder für die Klage noch für den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung Prozessvoraussetzung. Sie erlaubt es dem Verwarner lediglich, das Schutzrecht gegebenenfalls ohne gerichtliche Hilfe durchzusetzen, und bewahrt ihn vor der Kostenlast, wenn sich der Verwarnte erst im gerichtlichen Verfahren unterwirft. Dieses Interesse des Schutzrechtsinhabers ist bei einer unberechtigten Verwarnung jedoch nicht schutzwürdig. Legitime Interessen des Schutzrechtsinhabers werden lediglich dann beeinträchtigt, wenn ihm eine rechtmäßige Verwarnung auf Antrag eines Mitbewerbers zu Unrecht durch einstweilige Verfügung untersagt wird. Klagt der Schutzrechtsinhaber daraufhin gegen einen Abnehmer, ohne diesen zuvor abzumahnen, stellt jedoch eine hieraus etwa resultierende Kostenlast eine Folge der Vollstreckung der Untersagungsverfügung dar und verpflichtet den Mitbewerber daher nach § 945 ZPO zum Schadensersatz.

BGH, Urt. v. 19.1.2006, I ZR 217/03, Tz. 17  - Unbegründete Abnehmerverwarnung

Der Grundsatz, dass dem durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung Betroffenen nicht das Recht zuzubilligen ist, die gerichtliche Geltendmachung der vermeintlichen Ansprüche gegenüber seinen Abnehmern mit einem hiergegen gerichteten Unterlassungsanspruch zu verhindern, steht nur einer Unterlassungsklage gegen die gerichtliche Inanspruchnahme der verwarnten Abnehmer entgegen. Auf die außer- oder vorgerichtliche Abmahnung kann die Privilegierung der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes dagegen wegen der mit der unberechtigten Verwarnung verbundenen, gegenüber einem gerichtlichen Vorgehen erheblich größeren Gefahren für den Schutzrechtsinhaber nicht übertragen werden. Die Privilegierung der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes steht somit einem aus §§ 823, 1004 BGB hergeleiteten Unterlassungsanspruch gegen unberechtigte Abnehmerverwarnungen nicht entgegen.

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gegen die Einleitung gerichtlicher Maßnahmen

 

BGH, GSZ, Beschl. v. 15.7.2005, GSZ 1/04, B.III.2.b - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung

Dem durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung Betroffenen ist nicht das Recht zuzubilligen, die gerichtliche Geltendmachung der vermeintlichen Ansprüche gegenüber seinen Abnehmern mit einem hiergegen gerichteten Unterlassungsanspruch zu verhindern. Denn die gerichtliche Prüfung eines auch nur vermeintlich bestehenden Anspruchs kann nicht unterbunden werden. Das ist aber … ein rein prozessuales Privileg, das es nur ausschließt, dem aus einem Schutzrecht Verwarnenden den Zugang zu einer gerichtlichen Prüfung seines Anspruchs mittels einer anderen gerichtlichen Entscheidung zu verwehren, ohne indessen damit den darin liegenden Eingriff in das Recht eines Mitbewerbers am eingerichteten und ausgeübten Gewerbetrieb rechtmäßig zu machen. Es steht deshalb einem Schadensersatzanspruch des Mitbewerbers nicht entgegen.

BGH, Urt. v. 19.1.2006, I ZR 217/03, Tz. 14 - Unbegründete Abnehmerverwarnung

Der Unterlassungsantrag der Klägerin … umfasst … auch das Verbot der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen gegen Abnehmer der Klägerin. In diesem Umfange ginge er zu weit, weil nach der Rechtsprechung des BGH die gerichtliche Prüfung eines (auch nur vermeintlich bestehenden) Anspruchs nicht durch eine Unterlassungsklage unterbunden werden kann.

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Schadenersatz

 

BGH, Urt. v. 19.1.2006, I ZR 217/03, Tz. 17 - Unbegründete Abnehmerverwarnung

Die unbegründete Verwarnung von Abnehmern eines Lieferanten aus einem Markenrecht kann ebenso wie eine sonstige Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht des Lieferanten an seinem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gem. §§ 823, 1004 BGB Ansprüche auf Schadensersatz begründen.

BGH, Urt. v. 21.12.2005, X ZR 72/04, Ls. 1 - Detektionseinrichtung II

Der Lieferant kann den Schaden, der ihm durch Inanspruchnahme seines Abnehmers aus einem später für nichtig erklärten Patent entstanden ist, unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eigenen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb von demjenigen ersetzt verlangen, der in schuldhafter Weise unberechtigt aus dem Patent vorgegangen ist.

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Wegen der Einleitung gerichtlicher Schritte

 

BGH, Urt. v. 21.12.2005, X ZR 72/04, Tz. 14 - Detektionseinrichtung II

Auch im Fall der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens kann § 823 BGB einen Anspruch auf Ersatz dadurch verursachter Schäden begründen, nämlich zu Gunsten dessen, der nicht als Partei an dem betreffenden Verfahren beteiligt ist. Denn im Verhältnis zu dem Nichtbeteiligten greift die Regel nicht, dass nicht rechtswidrig in ein geschütztes Rechtsgut seines Verfahrensgegners eingreift, wer ein staatliches, gesetzlich eingerichtetes und geregeltes Verfahren einleitet oder betreibt. Dem etwa durch einen gegen seinen Abnehmer gerichteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beeinträchtigten Hersteller oder Lieferanten kann daher Ersatz sowohl der Schäden zuzusprechen sein, die ihm durch eine vorherige Abnehmerverwarnung entstanden sind, als auch der Schäden, die ihm der anschließende Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung oder ein klageweises Vorgehen gegen den Abnehmer verursacht hat. Letzteres findet seinen Sinn auch darin, dass der Hersteller oder Lieferant die Einleitung eines gegen seinen Abnehmer gerichteten gerichtlichen Verfahrens zur Durchsetzung eines unberechtigten Unterlassungsanspruchs nicht seinerseits durch Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs verhindern kann, weil insoweit das prozessuale Privileg zu beachten ist, das Bestehen eines behaupteten Anspruchs aus einem Schutzrecht gerichtlich klären zu lassen.

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Bei späterem Wegfall des Schutzrechts

 

BGH, Urt. v. 21.12.2005, X ZR 72/04, Ls. 2 - Detektionseinrichtung II

Die nachträgliche Nichtigerklärung eines Patents kann, soweit aus diesem einstweiliger Rechtsschutz erwirkt worden ist, einen Schadensersatzanspruch nach § 945 ZPO begründen.

BGH, Urt. v. 21.12.2005, X ZR 72/04, Tz. 16 - Detektionseinrichtung II

Vollständige oder teilweise Nichtigerklärung des Patents wirken gegenüber jedermann auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Erfindung zum Patent zurück. Sie haben zur Folge, dass Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche in dem Umfang, in dem das Patent widerrufen oder für nichtig erklärt worden ist, von Anfang an nicht bestehen. Daraus ergibt sich, dass die Rechtsstellung, die durch ein Patent erlangt wird, das in dem für nichtig erklärten Umfang nicht hätte erteilt werden dürfen, dem Patentinhaber von Gesetzes wegen bereits anfänglich nicht zusteht. Dem Patentinhaber erwächst durch den Bestand eines zu Unrecht erteilten Patents auch keine geschützte Rechtsstellung. Im Ergebnis ist die Rechtslage daher nicht anders als in dem Fall, dass sich die einstweilige Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt erweist. Das ist aber gerade einer der in § 945 ZPO geregelten Fälle.

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Verschulden

 

Geprüfte Schutzrechte

 

Wer gutgläubig Inhaber eines Schutzrechts geworden ist, darf in den Bestand seines Schutzrechts vertrauen,

  • wenn das Schutzrecht im Eintragungsverfahren inhaltlich geprüft wird (Patente, Marken etc.) und

  • keine Informationen darüber hat oder später erlangt, die Zweifel am Bestand des Schutzrechts, insbesondere insoweit daraus gegen Dritte vorgegangen wird hat.

Aber auch der Inhaber geprüfter Schutzrechte ist nicht in allen Fällen von jedem Vorwurf frei.

BGH, Urt. v. 21.12.2005, X ZR 72/04, Tz. 18 - Detektionseinrichtung II

Dass ein auf den Bestand des Patents gestütztes Verhalten nicht schuldhaft sein könne trifft in dieser Allgemeinheit nicht zu. Ein dahingehender Rechtssatz besteht jedenfalls dann nicht, wenn der Patentinhaber weitergehende Kenntnisse als die Erteilungsbehörden über den Stand der Technik hat, diese Kenntnisse aber entgegen seiner nunmehr in § 34 Abs. 7 PatG normierten Wahrheitspflicht zurückhält, aber auch dann nicht, wenn ihm möglicherweise der Schutzfähigkeit entgegenstehendes Material nachträglich bekannt geworden ist und er wusste, dass dieses Material der Schutzfähigkeit des Streitpatents entgegensteht, oder er sich dieser Erkenntnis in vorwerfbarer Weise verschlossen hat. Ob solches der Fall war, muss im Einzelfall geprüft werden. Dabei wird man nicht allein darauf abstellen können, dass das Streitpatent erteilt worden ist und das BPatG eine Nichtigerklärung im Umfang seines Patentanspruchs 2 nicht ausgesprochen hat. Letzteres besagt nämlich nur, dass sich das BPatG insoweit nicht in der Lage gesehen hat, das Vorliegen eines geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds positiv festzustellen.

Großzügiger:

BGH, Urt. v. 19.1.2006, I ZR 98/02, Ls. - Verwarnung aus Kennzeichenrecht II

Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann bei einer Verwarnung aus diesem Schutzrecht grundsätzlich davon ausgehen, dass dem Bestand des Rechts keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, wie sie das DPMA vor der Eintragung zu prüfen hatte.

BGH, Urt. v. 19.1.2006, I ZR 98/02, Tz. 25 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht II

Art und Umfang der Sorgfaltspflichten eines Verwarners werden maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit er auf den Bestand und die Tragfähigkeit seines Schutzrechts vertrauen darf. Die Klägerin konnte bei der Schutzrechtsverwarnung von der Rechtsbeständigkeit ihrer Marken ausgehen, weil das DPMA vor deren Eintragung das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse nach § 8 MarkenG zu prüfen hatte. Die Sorgfaltspflichten eines Markenrechtsinhabers würden im Allgemeinen überspannt, wenn von ihm bei einer Verwarnung eine bessere Beurteilung der Rechtslage verlangt würde, als sie der Eintragungsbehörde möglich war.

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Ungeprüfte Schutzrechte

 

Für ungeprüfte Schutzrechte (z.B. Urheberrecht, Designrechte (Geschmacksmuster), Gebrauchsmuster) wird sehr weitgehend von einem Verschulden ausgegangen, weil bereits derjenige schuldhaft handelt, der einem anderen trotz der Gefahr einen Schaden zufügt, dass das Schaden verursachende Vergalten sich später als rechtswidrig herausstellen sollte.

BGH, Urt. v. 5.7.2001, I ZR 311/98, III. - SPIEGEL-CD-ROM

Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Rechtsirrtum nur dann entschuldigt, wenn der Irrende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mit einer anderen Beurteilung durch die Gerichte nicht zu rechnen brauchte. Bei einer zweifelhaften Rechtsfrage, in der sich noch keine einheitliche Rechtsprechung gebildet hat und die insbesondere nicht durch höchstrichterliche Entscheidungen geklärt ist, muss durch strenge Sorgfaltsanforderungen verhindert werden, dass das Risiko der zweifelhaften Rechtslage dem anderen Teil zugeschoben wird. Fahrlässig handelt daher, wer sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt, in dem er eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen muss.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 6.3.2014, I-2 U 90/13, Tz. 48

Ein Verschulden in Bezug auf die rechtswidrigen Abnehmerverwarnungen würde die Beklagte nur dann nicht treffen, wenn sie sich vorher durch eine gewissenhafte Prüfung und aufgrund vernünftiger und billiger Überlegungen die Überzeugung verschafft hätte, dass das gegen die Bestattungsunternehmen geltend gemachte Schutzrecht (Anspruch 1 des Gebrauchsmusters 202 21 XXX) rechtsbeständig und der Verletzungsvorwurf begründet ist. Gerade in Bezug auf den Rechtsbestand sind strenge Anforderungen zu stellen, weil es sich bei einem Gebrauchsmuster um ein reines Formalrecht handelt, das – anders als Patente - ohne jede materielle Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe vom Patentamt eingetragen wird. ... Hätte die Beklagte vor Absendung ihrer Verwarnungsschreiben eine Datenbankrecherche durchgeführt, wie sie allgemein üblich ist, so wäre sie zuverlässig auf die DE-OS 196 08 XXY gestoßen und hätte bei deren Lektüre unschwer erkennen können, dass die im Schutzanspruch 1 ihres Gebrauchsmusters gegebene technische Lehre dort bereits weitestgehend vorbeschrieben ist.

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Darlegungs- und Beweislast

 

OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.1.2013, 20 U 190/11, B.

Der Beklagten … obliegt es, darzutun und zu beweisen, dass die Klägerin tatsächlich ihre Marke verletzt hat, dass die Abmahnung … zu Recht erfolgt ist. Insoweit kann sich die Darlegungs- und Beweislast bei der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung nicht anders darstellen als bei einer negativen Feststellungsklage. Das bedeutet, dass derjenige, der sich eines Anspruchs berühmt hat, darlegen und beweisen muss, dass ihm dieser Anspruch auch zustand.

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Zitiervorschlag zur aktuellen Seite

Omsels, Online-Kommentar zum UWG:

http://www.webcitation.org/6IcDlVhP8